法律顾问,企业专利法律风险及防范措施

法律顾问,企业专利法律风险及防范措施

专利在给企业带来巨大市场利益的同时，也给企业带来了风险，企业应该了解或掌握以下环节的专利法法律风险：

风险提示

1、 立项研发环节中的专利法律风险

对企业而言，专利的产生集中在立项研发环节，因此该环节的专利法律风险至关重要。在该环节存在的法律风险主要包括以下两类：

（1）研发失败与专利侵权风险

很多企业在立项研发时，没有进行有效的检索，当产品研发出来准备申请专利的时候，发现他人已经申请了该专利。有的是在立项之前，其他人就已经申请了专利；有的则是在研发过程中被其他人申请了专利。如此一来，企业在立项研发中没有经过专利检索与调研，使得立项研发的内容缺乏新颖性，导致资金损失与时间浪费，甚至面临专利侵权的风险。

（2）合作研发或委托研发中的专利法律风险

企业的有些项目与他人合作开发或者委托开发的时候，没有在合同中明确约定知识产权的归属，最终导致知识产权成了别人的或者因知识产权权属约定不明招致纠纷，导致企业资源的浪费。

.2、 采购环节中的专利侵权风险

企业在采购过程中关注的重点往往仅在于供应商的经营资质、质量要求、数量价格以及货期方面，并不重视专利侵权风险的管控。但是，如果企业采购过来的产品侵犯了第三人的专利权，那么，将该产品用于生产，依然属于侵犯他人专利权的行为。即使能够提供合法来源（如采购合同、发票等）而免于赔偿责任，也会带来交付不能、市场开拓受阻等市场风险。

3 、生产环节中的专利法律风险

主要包括两方面：(1)在自主生产过程中对企业自身产品或技术的改进未及时申请专利，导致被他人申请；(2)在委托他人生产过程中没有约定专利权属或约定不明，导致本应由委托方享有的专利权，被受托方获得。而且，有的受托方获取该专利权后，若引起竞争对手的注意，竞争对手与受托方直接合作定向供货，或者在原技术方案的基础上进行改进研发再去申请专利等，都将严重损害企业的利益。

4 、销售环节的专利法律风险

实践中，销售环节的专利法律风险对企业也非常重要，而且常常被企业忽视。该环节主要涉及专利无效的风险。很多销售人员为了开拓市场，往往在研发部门研发出新产品，还未申请专利的情形下，就通过网络、展会等途径进行对外宣传，使其在专利申请前被公开，从而导致潜在的专利无效风险。

5 、人力资源管理中的专利法律风险

企业与员工之间也存在专利法律风险，一般来说，若无其他约定，员工在工作中的发明创造，属于职务发明，专利申请人和专利权人一般是企业。但是，对该发明创造作出实质贡献的人，可以是该专利的发明人，其享有发明人的署名权和获得奖励报酬的权利。企业存在的专利法律风险主要在于因发明人的署名权和获得奖励报酬权处理不当而招致的诉讼。

6、 专利日常管理中的法律风险

（1）专利的申请

专利申请过程中，企业往往会过于依赖专利代理机构，甚至有些企业未对代理机构资质进行审查，选择了不正规的专利代理机构。最后由于专利的权利要求书和说明书撰写不当，使企业的该项发明创造没有办法获得有效的法律保护。

（2）专利的维护

很多企业在日常管理过程中没有建立专门的专利台账，不能及时掌握专利的法律状态。对于申请中的专利，由于没有关注专利申请的法律状态，未在规定期限内缴纳费用或行使自身的权利，导致专利最终无法被授权；对于已授权的专利，可能会忘记缴纳年费，导致某些对自身非常重要的专利失效。

7 、企业进出口中的专利法律风险

随着经济全球化的发展，中国企业与世界其他国家的企业来往日益密切。根据《知识产权海关保护条例》，海关有权对与进出口货物有关并受我国法律、行政法规等保护的专利权实施保护。如果企业涉及进出口环节，但却未及时在海关申请专利备案，将导致无法及时有效获得海关的知识产权保护，从而难以维护自身合法权益。

防范措施

.1、 进行专利检索与评审

企业应将专利检索与评审贯穿生产经营的全过程。在项目的立项和研发阶段对相关的技术信息，进行专利的检索和分析评判；研发完成后对成果的保护形式进行评审，确定采取专利或技术秘密等不同保护方式；生产阶段进行技术改进的评审，并及时申请专利；采购阶段对供应商的资质及知识产权状况进行检索与审查；产品销售阶段对新上市的产品进行专利是否侵权和专利申请状态审查；在提交专利申请前，企业应先进行专利检索和分析，对专利申请的可行性有一定判断。

.2、 确保发明人的署名权和获得奖励报酬权利

在劳动合同中明确专利权的权属及发明人享有的署名权，在劳动合同或公司规章制度中明确约定员工作为发明人获得奖励报酬的权利及金额。

.3 、建立专利档案

建立专门的专利档案，包括专利台账、专利申请的相关资料和文件、研发记录以及专利评审资料等。一般而言，企业专利档案中的内容应包括技术研发、试制、专利申请的原始文件、修改过程文件、专利申请受理通知书、专利证书、专利年费缴费票据、专利变更文件等。完备的企业专利档案，应根据企业知识产权的获得过程和特点进行整理和归纳，才能确保发挥原始的、直接的、完整的法律证据作用，从而作为防卫侵权诉讼的“盾牌”。这样既可以识别企业本身拥有的全部专利权，确定专利权的权属，也可以严格监控市场动态，了解竞争对手最新的产品开发情况和侵权发生现状。一方面，当企业知识产权受到侵犯时，利用完备的专利档案积极参与诉讼。另一方面，完备的专利档案可以及时掌握自身的专利法律状态，确保自身专利权的有效和权利的及时行使。

4、 对合同进行专利风险评审

企业应对经营中签署的涉及专利内容的合同进行规范管理，明确专利权权属、权利义务条款，在合同签订前进行评审，并对合同变更进行跟踪评审，以避免因专利侵权问题遭受损失，具体来说可以从以下几点来进行：

（1）对合同中有关知识产权条款进行审查并形成记录；

（2）检索与分析、预警、申请、诉讼、侵权调查与鉴定、管理咨询等知识产权对外委托业务，应当签订书面合同，并约定知识产权权属、保密等内容；
  （3）进行委托开发或合作开发时，应当签订书面合同，约定知识产权权属、许可及利益分配、后续改进的权属和使用等；

（4）采购合同中，应当明确约定供应商侵犯第三人专利权的侵权责任承担。

.5 、及时申请专利海关备案

备案是企业获得海关主动保护的必要条件，在知识产权海关保护的实践中，90%的案件是海关在监管中主动查获的，但根据《知识产权海关保护条例》的规定，知识产权权利人如果事先没有将其知识产权向海关备案，海关发现侵权货物即将进出境，也无法启动主动保护措施，即不能主动终止其进出口，也无权对侵权货物进行调查处理。因此，若企业涉及进出口贸易，应及时向海关申请备案，保障自己的合法权益。

.6 、组织员工进行专利培训

企业应定期开展专利基础知识、专利检索与分析、专利布局、技术交底书撰写等相关专利知识培训，提升员工的专利保护意识和专利分析运用能力。